由于主导全球半导体设备供应市场的国际龙头企业不断推进先进制程设备开发、生产，逐步不再生产成熟制程设备，使得国内成熟制程半导体设备市场存在较大的供应缺口。在晶圆制造工艺和晶圆产线的代际更迭中会持续产生退役设备，不过这类设备多存在功能性损坏或精度不佳等问题，需求方往往难以直接使用，因此需由再利用企业完成一定的修复适配工作。在退役设备的修复过程中，再利用企业会根据不同型号设备的工作原理查找故障原因、排查潜在修复点，或基于客户的多样化需求进行功能优化与添加，以满足设备的正常使用要求。

基于此，退役设备作为半导体设备供应市场的重要组成部分，有效缓解了成熟制程半导体设备供应紧张的局面，且已逐渐发展为一种成熟的市场模式，再利用企业面临较好的发展机遇。但与此同时，因这一市场模式涉及众多参与者，如按设备流转情况，可分为原厂设备生产厂家、原厂设备使用方、退役设备供应单位、退役设备采购与修复企业即再利用企业，以及修复设备使用方，每一参与主体均可能对该退役设备享有权利并采取一定的知识产权保护措施，故退役设备再利用可能面临较为复杂的知识产权保护和侵权风险防范问题，需谨慎对待潜在的风险并提高知识产权合规意识。

本文中，我们将从半导体退役设备修复(修理或再造)行为于规则层面的法律定性，并结合相关已申报IPO案例的监管问询情况，对境内再利用企业在采购、修复及销售三个环节的知识产权合规问题展开讨论。

退役设备的再利用有助于缓解成熟制程产线设备的供应缺口局面，且其经修复后可具备不低于原厂同型号设备的性能及稳定性。但是由于退役设备的故障原因多样化、差异化且较为复杂，我们在本文中根据最终实现的功能差异，将再利用企业的修复行为分为“修理”与“再造”两类展开讨论。

(一) 我国法律对“专利权用尽原则”的定性标准

《中华人民共和国专利法》第七十五条规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的。此即我国专利法规定的“专利权用尽原则”，亦即“首次销售原则”。

一般而言，专利权用尽原则仅适用于对专利产品进行修理，但如果修理行为超过一定限度，就会构成对专利产品的再造，将会面临侵犯专利权人合法权益的风险。因此，对于再利用企业来说，如何找到合理依据准确界定相关经营行为属于修理行为就变得至关重要。其中，“修理”行为指专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为。[1]“再造”行为指“只限于在专利产品作为一个整体报废以后，‘实质上创造一个新产品’的重新制造”。[2]

因此，从法律角度来说，一般而言，“修理”行为适用专利权利用尽原则，不构成侵权；而“再造”行为则可能超出专利权利用尽原则的适用范围，构成侵权。该问题我们将在下文具体展开讨论。

（二）其他国家或地区的区分界限

由于各个国家、地区对于专利权用尽原则的规定不尽相同，修理行为和再造行为的区分界限还需结合相关区域的法律规定或者司法判例进行具体判断，具体说明如下：

结合上述案例监管问询情况，以及基于规则及底层逻辑层面对“修理”与“再造”行为的分析，我们就半导体退役设备再利用企业的知识产权问题，分别从采购、修理或再造、销售三个环节展开讨论，并提出相关合规建议：

(一) 采购环节所涉知识产权风险事项

1. 退役设备的采购来源

就退役设备采购来源方面，再利用企业主要从境外IDM企业或设备贸易商处采购退役设备。该等产品系已在市场上进行了首次销售后的设备，其因晶圆产线整体升级、工艺革新或设备自身陈旧、老化等原因而退役进入流通市场。

再利用企业在采购过程中应通过合法渠道进行采购，并就采购的设备取得相关介绍与证明文件作为支撑，同时应在采购合同中就设备来源和设备型号、参数等内容进行明确约定。如有相关约定作为依据，无论是在企业日常经营中，还是在IPO申报和审核反馈时，再利用企业即可参考相关案例的回复思路，从采购供应商、采购设备以及不存在限制其采购的规定等角度，向主管部门或审核部门分析说明退役设备采购模式的合法合规性。

2. 前手就相关设备所取得的权利情况

除确认退役设备的采购来源外，再利用企业在采购过程中需同步向出售方了解该设备的确权内容，其中权利内容涉及两方面，一是原厂设备厂商是否就退役设备已采取知识产权保护措施，如申请商标、专利等，二是出售方就其获得、使用该等设备是否存在其他授权许可，或者是否存在任何限制性约定。

此外，结合深圳证券交易所近期受理的无锡卓海科技股份有限公司等案例所披露的信息，建议再利用企业在采购过程中需即时关注供应商所在国家或地区的监管政策、贸易政策等是否发生了不利变化，如是否存在限制或禁止相关设备出口的情形，以提前预判和防范相关风险，降低后续对修理/再造及销售过程中的不利影响。如根据美国商务部制定的《美国出口管制条例》(Export Administration Regulations)，被列入“实体清单”后，供应商不可向该实体清单企业出口、转口或转移任何依据前述规定隶属美国出口管制管辖权内的物品、软件和技术。

3. 采购合同中针对知识产权的条款设计

再利用企业作为退役设备的采购方，除关注上文提及的设备来源、前手就相关设备所取得的权利情况外，我们建议应当在签署采购合同时注意从以下方面规避潜在的知识产权风险：

(1)  如再利用企业使用出售方提供的设备，将对第三方所有的知识产权进行使用和实施，则出售方应在合同中承诺其自行取得该第三方的所有许可(包括关于再利用企业有权使用和实施该第三方的知识产权的许可)，并主动提供知识产权来源证明、许可合同复印件及第三方的授权书等文件及承担由此产生的费用；

(2)  此外，出售方应在合同中保证，其所提供的设备不得侵犯任何第三方的合法权益，且无论再利用企业以何种方式使用该设备(包括将其与其他产品一起使用的情形)，均不会侵犯任何第三方的合法权益，反之出售方应承担再利用企业由此产生的全部费用(包括但不限于第三方的索赔)。

(二)  修理或再造环节相关知识产权风险事项

1.专利侵权风险的核查

根据现有相关司法判例，一般而言，若再利用企业针对退役设备主要是进行维修或更换零部件等维护性行为，不存在对原设备进行实质变动，也未涉及第三方技术，技术主要来源于自主研发或相关领域的基础技术原理及技术人员经验，且客户对设备来源、维修情况均知悉，则适用专利权用尽原则，不会构成专利侵权。

如在(2020)最高法知民终1687号案件中，法院认为安术公司销售的婴儿锁系王新军授权企业菲比公司所生产，属于专利产品；且通过2019年5月菲比公司与安术公司之间的交易，上述专利产品已被菲比公司售出，即经王新军许可的企业投入了市场；安术公司购得该专利产品后，在未经王新军许可的情况下，仅对其实施了销售行为。因此，安术公司就其从菲比公司购得的婴儿锁所实施的销售行为，符合专利法第六十九条第一项(现已修订为第七十五条第一项)关于专利权利用尽的规定，依法不视为对涉案专利权的侵害。

与上述案例相对应，如退役设备主要是进行重新制造，创造一个新的产品，则可能会产生侵犯专利权的风险。

如在(2014)豫法知民终字第61号案件中，法院认为本案所涉框架式空气过滤器最初系由毅兴公司为中石化湛江东兴公司生产安装的专利产品。中石化湛江东兴公司在该设备尚能使用的情况下，为扩充净化能力，招标对设备进行改造，且改造的结果是提高了设备的净化能力，故胜达公司与中石化湛江东兴公司签订、履行合同的改造行为属于产品制造行为。胜达公司改造后的设备与毅兴公司生产的改造前的设备及毅兴公司“板框式过滤器滤芯”实用新型专利技术方案的技术特征相同，落入毅兴公司“板框式过滤器滤芯”实用新型专利权利要求保护范围，构成侵权。

除上述针对专利的风险核查外，仍需同步关注退役设备修复过程是否涉及对设备的原生产线、参数、规格等要素更改或调整，从而对修理行为或再造行为的定性进行综合判断。

 2. 商标侵权风险的核查

根据相关司法判例，一般而言，对于购置他人生产的退役设备重新进行“一般翻新”(注：“一般翻新”是指经营者对旧设备的翻修，保留了原设备基本面貌和主要零部件，而仅仅是对旧设备的次要零部件进行修理或更换，或者仅仅是对旧设备进行清洗、除尘、打磨；此时旧设备虽经历了上述修造，但其内在品质仍主要取决于原设备的制造者)，未去除原有商标或未以其他商标替换、遮掩原有商标并将该设备投入流通，不构成侵犯设备原商标权人的合法权益，因此，在“一般翻新”状态下，相关商标侵权风险较小。

但若去除退役设备原有商标或以其他商标替换、遮掩原有商标并将该设备投入市场，则可能属于切断原有商标与旧设备之间关联的“隐形反向假冒”行为，构成商标侵权。如在最高人民法院公报案例(2004年10期)如皋印刷机械厂诉轶德公司侵犯商标专用权纠纷案中，南通市中级人民法院认为：在商品流通过程中拆除原有商标的行为，显然割断了商标权人和商品使用者的联系，不仅使商品使用者无从知道商品的实际生产者，从而剥夺公众对商品生产者及商品商标认知的权利，还终结了该商品所具有的市场扩张属性，直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。

因此，我们在对再利用企业进行修理或再造环节的商标侵权风险核查时，需要特别注意“一般翻新”的边界，防止产生“隐形反向假冒”，以免产生商标侵权风险。

(三) 销售环节相关风险事项

1.保障客户的知情权

一般而言，再利用企业主要通过公开招标、多轮考核评估等方式直接销售设备，客户可分为厂商与代理商，其中大多数为国内知名的晶圆制造企业。从销售过程来看，一般在再利用企业与客户签署合同并接受订单后，将依序完成设备修复、装验机等各道工序，再向客户进行交付，客户在收到前述设备后通常会进行试运行，运行通过后，客户出具验收合格单完成销售。

对于退役设备的销售，再利用企业需充分告知客户相关产品系退役设备，并在相关合同中予以明确约定，以确保客户对相关产品来源、改造情况均知悉，同时确保销售模式的合法合规性，如在浙江博蓝特半导体科技股份有限公司上市问询中，发审委问及：“改造、销售过程是否侵犯第三方知识产权或其它合法权益，是否存在纠纷或潜在纠纷”，博蓝特公司回复：“发行人在销售时已明确告知客户该等光刻机是尼康品牌经改造的退役设备，改造系客户提出需求后的定制化改造，贸易商客户在对下游客户销售该等光刻机设备时也已明确告知销售的该等光刻机系经改造的退役设备。发行人不存在伪造、隐瞒商标的情形，不存在致使客户对于产品商标产生误解的情形”。

2.  注重相关知识产权的约定

鉴于客户通常系退役设备的直接使用者，如该设备发生侵权情形，往往与客户直接相关联，故建议在与客户的销售合同中约定相关知识产权的权利义务条款，明确双方的权责，降低潜在的知识产权风险。如，再利用企业可在销售合同中明确：鉴于客户知悉产品系经修复的退役设备，客户同意并知悉与设备修复相关的知识产权归属设备提供方所有，客户需以正常、正当、合理的方式使用前述知识产权。